使用現有技術不構成專利侵權

奉化成亞公司歷經二年、五個官司  洗脫侵權嫌疑

使用現有技術  遭遇專利侵權指控

2012年8月23日，法院工作人員依夏某的申請到奉化成亞公司作證據保全，提取了成亞公司車間內的幾個按摩座椅的氣閥。原來夏某在2005年10月17日申請了“組合式氣閥”的實用新型專利，其認為成亞公司生產的氣閥侵犯了她的專利權，遂于2012年8月9日向法院起訴成亞公司專利侵權。成亞公司認為該氣閥是臺資企業亞德客公司很早以前就已經公開生產的產品，其沒有申請專利，夏某的丈夫張某曾在亞德客公司工作，估計是張某私下讓其妻子夏某申請了專利。后來，張某離開了亞德客公司，與丁某等合伙成立了晨億廠。成亞公司找到呂甲木律師，呂甲木律師經分析后，建議成亞公司一邊向專利復審委申請宣告夏某的專利無效；一邊申請法院向亞德客公司調取證據。因為時間緊急，成亞公司先以檢索到的一篇臺灣專利文獻作為現有技術證據向專利復審委員會申請專利無效。另外，法院也從亞德客公司調取了2005年10月17日之前的該類氣閥圖紙。但由于時間久遠，七、八年之前的產品實物已經找不到了，相關的增值稅發票也無法找到。一審法院認為，亞德客公司的圖紙和臺灣專利均沒有披露涉案專利的靜芯中空等技術特征，現有技術抗辯不成立，于2013年2月5日判決成亞公司侵犯夏某專利權，賠償20萬元。不久，專利復審委員會也認為臺灣專利沒有全部披露涉案專利的技術特征，維持涉案專利有效。

提起關聯訴訟    為取證贏得時間

該案一審開庭后，成亞公司堅信亞德客公司的產品在涉案專利申請日之前銷售的證據肯定找得到，但是需要時間。為此，說服晨億廠當時的合伙人丁某以該專利權應該屬于晨億廠的合伙人張某和丁某共有為由起訴夏某和張某。權屬糾紛案立案后，向法院申請中止侵權案件的審理。然一審法院未同意中止，最后二審的浙江省高級法院同意中止侵權案件的審理，等待權屬糾紛案的結果。2013年6月21日，法院認為丁某與張某的合伙協議只有復印件、沒有原件，而且丁某陳述現在也已經退伙，判決丁某敗訴。2013年11月5日，浙江省高級法院作出二審判決，駁回丁某上訴。此時，成亞公司一方一共已經經歷了四個官司，全部敗訴，呂甲木律師也面臨了空前的壓力，所有的希望只能寄托于省高院對侵權案件的二審判決。2013年8月份，成亞公司從北侖的奧森公司查到了2004年7月3日和2005年7月25日，亞德客公司和亞德客寧波分公司銷貨給奧森公司的增值稅發票，發票經過國稅局認證，發票上的產品型號與一審法院從亞德客公司調取的圖紙上的產品型號一致，同時申請2003年就開始在奧森公司任職工程部經理的方某在省高院出庭作證。

四輸一贏    扭轉乾坤

2014年3月11日、5月14日，浙江省高院進行了二次開庭審理，于2014年6月9日作出二審判決，撤銷原判，駁回夏某的訴訟請求。該二審判決認為根據成亞公司提交增值稅發票，結合方某的證言以及奧森公司所作的說明，可以認定奧森公司于2005年7月25日向亞德客寧波分公司購買了型號為JV040-3的電磁閥500只。綜合考慮相關證據，可以認定，亞德客公司在涉案專利申請日之前，已經在市場上公開銷售具備圖號為“JV040-301B-A01”圖紙所載技術特征的電磁閥，該技術方案已為公眾所知悉。針對夏科蘋認為，該圖紙沒有披露被訴侵權產品的“靜芯中空”等技術特征。法院認為，該圖紙對“靜芯中空”等技術特征雖然沒有文字表述，但結合圖紙的結構特點和機械制圖的國家標準，可以看到圖紙中電磁閥也是靜芯中空。據上，該圖紙披露的技術特征與被訴侵權產品的所有技術特征均相同，應當認定成亞公司生產被訴侵權產品使用的是現有技術。成亞公司就此提出的上訴理由成立，本院予以支持。

知識產權小貼士

專利法第22條、23條、62條規定，授予專利權的發明和實用新型，應當具備新穎性、創造性和實用性。其中新穎性，是指該發明或者實用新型不屬于現有技術；也沒有任何單位或者個人就同樣的發明或者實用新型在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公布的專利申請文件或者公告的專利文件中。本法所稱現有技術，是指申請日以前在國內外為公眾所知的技術。在專利侵權糾紛中，被控侵權人有證據證明其實施的技術或者設計屬于現有技術或者現有設計的，不構成侵犯專利權。

律師點評：

最高法院知識產權案例指導研究基地專家、寧波市律師協會知識產權委主任，海泰律師事務所呂甲木律師認為，在專利申請和專利訴訟中，應該遵守誠實信用原則，對于不管是自己還是其他人已經公開出版、宣傳、生產、銷售、使用的現有技術和現有設計，不應該去申請專利。在申請之前最好做一下查新檢索，查詢一下之前有沒有相同或近似的技術、外觀設計已經申請了專利或者在出版物上公開發表。對于被他人起訴侵犯專利權的被告而言，收到傳票以后也不要慌張，沒必要馬上認輸，可以委托專業機構檢索一下原告的專利是否是現有技術或現有設計，是否存在無效的可能。對于企業而言，應有保存收集證據的意識，將各個版本的原始圖紙存檔保留，開具的增值稅發票上應該標明產品的詳細型號，產品宣傳冊印上印刷日期，如有條件，最好把每一個產品的樣品也封樣保存，把行業內的雜志、展會舉辦方提供的參展商品圖冊、各個年份的產品宣傳冊都應該收藏保存。

浙江省高級人民法院

民 事 判 決 書

（2013）浙知終字第245號

上訴人（原審被告）奉化市成亞氣動科技有限公司，住所地浙江省奉化市高新技術開發區東江路7號。

法定代表人江軍，總經理。

委托代理人（特別授權代理）呂甲木，浙江金漢律師事務所律師。

被上訴人（原審原告）夏科蘋。

委托代理人（特別授權代理）葛紅斌，浙江維知律師事務所律師。

上訴人奉化市成亞氣動科技有限公司（以下簡稱成亞公司）因侵害實用新型專利權糾紛一案，不服浙江省寧波市中級人民法院（2012）浙甬知初字第398號民事判決，向本院提起上訴。本院于2013年3月26日立案受理后，依法組成合議庭進行了審理。在案件審理過程中，因案外人夏丁忠就涉案專利以張偉軍、夏科蘋為被告另案提起專利權權屬糾紛訴訟，而該案的審理結果直接影響到本案的實體審理，故本院根據成亞公司中止審理的申請于2013年6月5日裁定中止本案訴訟。浙江省寧波市中級人民法院于2013年6月21日對前述權屬爭議作出（2013）浙甬知初字第40號民事判決，駁回夏丁忠的全部訴訟請求。浙江省高級人民法院于2013年11月5日作出（2013）浙知終字第341號判決，維持浙江省寧波市中級人民法院一審判決。本院于2014年2月19日恢復訴訟，并于同年3月11日、5月14日公開開庭進行了審理。上訴人成亞公司的法定代表人江軍及其委托代理人呂甲木，被上訴人夏科蘋的委托代理人葛紅斌到庭參加訴訟。因本案案情復雜，經本院院長批準，延長本案審限。本案現已審理終結。

原審判決認定：2005年10月17日，夏科蘋向國家知識產權局申請名稱為“組合式氣閥”的實用新型專利，2006年11月29日國家知識產權局授權公告，專利號為ZL20052001××××.1（以下簡稱涉案專利）。其權利要求1為：一種組合式氣閥，包括殼體，殼體內設有線圈，線圈繞在支架上，支架內部設有相配合的動芯以及靜芯，靜芯中空，并且與動芯之間通過彈簧連接，支架底端連接有充氣孔，其特征是所述的氣閥為2個及以上，每個氣閥的支架上還設有接頭與接座，接頭套接在相鄰氣閥上的接座內部；接頭、接座內部設有通孔，它們與支架內部連通形成三通。2011年5月5日國家知識產權局出具的專利檢索報告顯示：該專利全部權利要求1-10符合專利法有關新穎性和創造性的規定。該專利現仍在有效期內。

成亞公司系有限責任公司，成立于2012年4月16日，法定代表人為江軍，注冊資本為50萬元，其工商登記的經營范圍為：氣動元件生產技術研究和開發，氣動元件、按摩器材、太陽能熱水器配件、電子產品配件制造，加工。

成亞公司在阿里巴巴網站的公司網頁“公司介紹”處顯示成亞公司的前身為奉化市溪口雙雄機械配件廠，以做電磁閥鐵芯為主。自2005年11月，研發出第一只按摩椅電磁閥至2012年3月，累計生產銷售CY040、SX040電磁閥已突破500萬只。“供應產品”處顯示產品單價約為100元，并顯示有廠家直供，可定做等字樣。

夏科蘋認為成亞公司以生產經營為目的，未經其許可擅自制造、銷售、許諾銷售專利產品，侵害了其專利權，應當承擔侵權責任，遂于2012年8月9日訴至原審法院，請求判令成亞公司：1.立即停止侵害其享有的涉案專利權，即立即停止制造、銷售、許諾銷售落入涉案專利權保護范圍的電磁閥產品（即按摩氣閥）；2.銷毀制造侵權產品的專用設備、模具及庫存侵權成品、半成品；3.賠償經濟損失30萬元并承擔本案的全部訴訟費用。

成亞公司答辯稱：1.其已經在答辯期內向國家知識產權局專利復審委員會（以下簡稱專利復審委）提交了宣告涉案專利權無效的請求，且已被受理，本案依法應中止訴訟；2.被訴侵權產品實施的系現有技術，寧波亞德客自動化工業有限公司（以下簡稱亞德客公司）于涉案專利申請日前已公開生產、銷售與涉案專利具備相同技術方案的產品，且中國臺灣地區093203356號專利（以下簡稱臺灣專利）已披露了涉案專利的技術特征，其不構成侵權；3.即便構成侵權，因其成立于2012年4月16日，生產的被訴侵權產品數量極少，不應承擔過高的賠償責任。請求駁回夏科蘋的訴訟請求。

成亞公司另以亞德客公司在涉案專利申請日前已公開銷售相同產品為由主張現有技術抗辯。根據成亞公司提交的證據，號碼為02466510的發票經北侖區（開發區）國家稅務局認證，真實性可以確認，結合方萬克的證言以及奧森公司所作的說明，可以認定奧森公司于2005年7月25日向亞德客寧波分公司購買了型號為JV040-3的電磁閥500只。原審法院調取的亞德客公司關于電磁閥產品的圖紙中，有名稱為“JV040-3電磁閥組合圖”、圖號為“JV040-301B-A01”、制圖時間為2005年4月20日的圖紙可以與上述發票中的產品型號相對應。夏科蘋雖對圖紙的制圖時間和型號與發票的對應關系存有異議，但沒有提出可以推翻制圖時間以及型號對應唯一性的證據予以證明，因此上述圖紙可以與發票互相印證，相對具有客觀性。綜合考慮相關證據，可以認定，亞德客公司在涉案專利申請日之前，已經在市場上公開銷售具備圖號為“JV040-301B-A01”圖紙所載技術特征的電磁閥，該型號為JV040-3電磁閥的技術方案已為公眾所知悉，上述圖紙所載產品的技術特征可以作為現有技術與被訴侵權產品進行比對。經比對，夏科蘋認為，該圖紙沒有披露被訴侵權產品的“靜芯中空”、“接頭、接座與支架內部連通形成三通”的技術特征，對該圖紙披露的其他技術特征與被訴侵權產品一致沒有異議。本院認為，該圖紙對“靜芯中空”、“接頭、接座與支架內部連通形成三通”的技術特征雖然沒有文字表述，但結合圖紙的結構特點和機械制圖的國家標準，可以看到：圖紙中序號為8的部件對應的即是靜芯部件，該部件的兩邊繪有剖面線代表有制作材料，中間留白代表沒有材料，上述的繪圖表示該部件的中間是空心的；圖紙中序號為18的部件對應的是接頭，其套接在接座上，接頭、接座以及支架的兩側都繪有剖面線，中間留白，如前所述這表示接頭、接座和支架的中間都是空心的，接座與支架相交的地方畫有相貫線，代表兩者是貫通的，因此從圖上可知接座與支架貫通、接座與接頭貫通，三者之間可以形成連通。據上，該圖紙披露的技術特征與被訴侵權產品的所有技術特征均相同，應當認定成亞公司生產被訴侵權產品使用的是現有技術。成亞公司就此提出的上訴理由成立，本院予以支持。

另，關于成亞公司提出的原審法院未啟動鑒定程序屬程序違法及其適用現有技術比對原則錯誤的問題。本院認為，鑒定的目的系為查明案件事實的專門性問題，如果憑借現有證據足以認定該事實，法院可以不支持當事人的鑒定申請，因此原審法院未啟動鑒定程序并無不當。而對于成亞公司對原審判決有關現有技術抗辯審查提出的異議，本院在前文已作出具體評述，在此不再贅述。

關于爭議焦點二

由于成亞公司使用的是現有技術，根據《中華人民共和國專利法》第六十二條之規定，“在專利侵權糾紛案件中，被控侵權人有證據證明其實施的技術或者設計屬于現有技術或者現有設計的，不構成侵犯專利權”，因此成亞公司無需承擔侵權責任，故本院對本爭議焦點無需再行評述。

綜上，本院認為，夏科蘋的涉案專利權被授予后，在其有效期內，任何單位或個人未經其許可，都不得實施其專利，但成亞公司在本案中提出的現有技術抗辯成立，本院對其不侵權主張予以支持。因成亞公司在二審中提交的新證據致本案事實出現變化，故本院依法予以改判。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十條第一款第（二）項，《中華人民共和國專利法》第二十二條第五款、第六十二條，《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第十四條第一款之規定，判決如下：

一、撤銷浙江省寧波市中級人民法院（2012）浙甬知初字第398號民事判決；

駁回夏科蘋的全部訴訟請求。

本案一審案件受理費5800元，二審案件受理費4300元，均由夏科蘋負擔。

本判決為終審判決。

審　判　長　　徐燕如

代理審判員　　李　臻

代理審判員　　陳　宇

二〇一四年六月九日

書　記　員　　潘曉靈