論商標在先使用抗辯的構成要件
呂甲木*
【內容提要】商標在先使用權系未注冊商標權。未注冊商標所有人和其意思決策機關混同的關聯企業以及受讓人、被許可人均有資格主張在先使用權抗辯，至于抗辯能否成立則須根據其他要件予以判斷。在電子商務時代，地域性原則應擴張至互聯網領域，持續使用不應作為硬性要件，可以將其作為有一定影響的考量因素；繼續使用的商品標識既不得改變其顯著特征，也不得向注冊商標標識靠近，類別原則上不得改變。“原使用范圍內繼續使用”是指按原使用方式進行使用，對使用地域、生產規模等并不做強行的限制。
【關鍵詞】商標 先用權 抗辯 原有范圍
根據《商標法》第59條第3款規定的文義而言，商標在先使用抗辯成立的構成要件主要有主體要件、時間要件、使用要件、商譽要件、原有范圍要件等構成。
一、主體要件
學術界和實務界對于在先使用的有一定影響的未注冊商標的所有人享有在先使用抗辯，沒有爭議。但對于未注冊商標所有人的關聯企業、未注冊商標的受讓人或被許可人是否有權享有在先使用抗辯則存在爭議。
（一）被許可人、受讓人的抗辯資格
杜穎教授認為商標先使用權只是一個消極性的權利，不具有積極意義的權能，不能轉讓或許可他人行使。[1] 而芮松艷、陳錦川法官認為使用的主體僅限于在先使用人本人及在先已獲授權許可的被許可使用人。[2] 江蘇省高級人民法院在上訴人寧南超妍店與被上訴人妍之夢公司侵害商標權糾紛的中認定加盟店在涉案商標注冊后獲得在先使用未注冊商標權人的授權許可使用未注冊商標屬于具有正當來源的在原使用范圍內繼續使用未注冊商標的行為。[3] 廣州市越秀區人民法院在原告侯澤敏訴被告皓銀貿易行侵害商標權糾紛案中認定廣州豪柏公司在珠寶鉆石類商品上依法對“豪柏”商標享有在先使用權，而被告系經廣州豪柏公司許可使用“豪柏”商標并銷售廣州豪柏公司提供的使用了“豪柏”商標的商品，該行為并未超出上述廣州豪柏公司的原使用范圍。[4] 根據《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的規定》第26條第1款的規定，商標權人自行使用、許可他人使用均屬于商標使用的方式。《商業特許經營管理條例》也規定未注冊商標作為企業標志，可以許可其他經營者使用。故，未注冊商標作為一種法益，是可以進行許可和轉讓的，只是不享有排他性的專有權而已。此外，由于對在先使用的有一定影響的未注冊商標予以保護的制度目的在于保護該未注冊商標的商譽。未注冊商標的生命與其商譽相伴，而非必須綁定在特定主體上。如果未注冊商標的商譽仍在，但要隨著商標所有人主體的消亡而消亡，則與對在先使用的有一定影響的未注冊商標予以保護的制度目的相悖。因此，在先使用有一定影響的未注冊商標所有人本人和其被許可人以及受讓人均有資格主張在先使用抗辯，至于抗辯能否成立，則要根據其他要件予以判斷。
（二）關聯企業的抗辯資格
根據公司法第216條規定，關聯企業是指公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員與其直接或者間接控制的企業。由于分公司不具有法人資格，其民事責任由總公司承擔，故分公司不具有獨立的民事主體資格。因此，未注冊商標所有人的分公司使用未注冊商標的行為等同于總公司自己的使用行為，在先使用抗辯權自然也系總公司自身享有。所以，關聯企業最典型的就是直接或間接控制的子公司。由于子公司具有獨立的法人資格，與母公司是相互獨立的法律主體，故子公司的使用行為并不能當然等同于母公司的使用行為，當然母公司享有的民事權利并不等于子公司也同樣享有。但在我國的企業發展中，除了上市公司有嚴格規范的管理制度以外，大多數非上市的民營企業在各關聯企業之間的產權并不清晰，特別是知識產權等無形財產，由控股股東或實際控制人隨意支配。例如甲實際控制的A公司先于注冊商標人使用未注冊商標，在注冊商標權人的商標注冊后，甲又成立了B公司，將A公司的使用未注冊商標的經營業務轉入到B公司，但未將A公司注銷，雙方之間也無許可合同，此時B公司是否有權主張在先使用抗辯？具有相同控股股東或實際控制人控制下的關聯企業之間的知識產權互相使用行為，雖未簽訂書面的許可合同，但因其意思決策機構混同，實質上系得到權利人之許可，故視為雙方之間存在事實上的許可關系，按許可處理，有權主張在先使用抗辯，但抗辯能否成立要根據其他要件予以綜合判定。
二、時間要件
《商標法》第59條第3款規定了在先使用人在先使用的時間不僅要在注冊商標申請日前，還要求早于注冊商標申請人使用該商標的時間。在商標獲得注冊前，在先使用人與商標申請人使用的商標均為未注冊商標，但法律只對兩者中在先使用的商標予以保護。由此也可以看出，商標在先使用抗辯的時間要件也是非常嚴苛的，對注冊商標的保護力度明顯大于未注冊商標。這是因為我國是以商標注冊為原則的國家，積極引導經營者通過注冊商標以獲得專用權。注冊商標的位階、效力明顯高于未注冊商標。對未注冊商標的保護，并未動搖商標注冊制的根基。
三、商譽要件
對未注冊商標進行保護的目的就在于保護在先使用人對未注冊商標享有的商譽，所以要求該商標具有一定的影響，具有一定的知名度。之前的法律條文用的是知名度，而現行的商標法和反不正當競爭法將之改為有一定的影響。《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的規定》針對《商標法》第32條的“有一定影響”解釋為在先使用人舉證證明其在先商標有一定的持續使用時間、區域、銷售量或者廣告宣傳的。《商標法》第32條是在先使用權排除他人惡意搶注注冊商標的條款，屬于褫奪權利；而《商標法》第59條第3款是侵權抗辯條款，其目的在于侵權不成立，而非褫奪注冊商標權。因此，根據舉重明輕的原則，在先使用人能夠證明其在先商標有一定的持續使用時間、區域、銷售量或者廣告宣傳的，當然屬于《商標法》第59條第3款中在先使用有一定影響的商標，如果在先使用人能夠證明其中之一的，例如有一定的持續使用時間或有一定的銷售區域或有一定的銷量或投入了廣告宣傳，均可認定為有一定影響。
四、使用要件
顧名思義，在先使用的商標要繼續使用，已經有實際使用過程。何況對于注冊商標而言，如果能證明此前三年沒有實際使用，則侵權人不用承擔賠償責任。因此，實際使用不成問題，但是否持續使用，則有爭議。李揚教授認為商標在先使用抗辯必須持續使用該商標，否則難以達到有一定影響的狀態。[5] 杜穎教授對此持相同觀點。[6] 在當今互聯網時代，一夜成名均有可能，所以持續使用不應作為硬性要件，可以將其作為有一定影響的考量因素。
五、原有范圍要件
（一）原有標識和類別及區別性標志
商標權分為自用權和禁用權。注冊商標的自用權僅限于在核準注冊的類別使用核準注冊的商標，而禁用權的范圍則可以擴展至類似商品和近似商標。但是，《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的規定》規定未改變顯著特征的使用，仍屬于商標法意義上的商標使用行為。商標在先使用抗辯的前提在于未注冊商標與注冊商標構成了在相同或類似商品上的相同或近似。就標識本身而言，使用在相同或類似商品上的兩枚商標的顯著特征相同或近似，足以產生混淆。對于繼續使用的商標是否必須與在先使用的商標標識、類別相同，則爭議頗大。芮松艷、陳錦川法官認為后續使用的商標及商品或服務應與在先使用的商標及商品或服務相同或基本相同。[7] 祝建軍法官認為只能在原來的商品或服務上使用，不得擴大在先商標所標注的商品或服務的類別；不得改變在先使用商標的圖形、文字、色彩、結構、書寫方式等，但以同注冊商標相區別為目的而進行改變的除外。[8] 王蓮峰教授持相同觀點。[9] 李揚教授認為如果改變后的商標與原使用商標仍然保持同一性，并且與注冊商標權人的商標相同或者近似，完全不允許在先使用人援引在先使用抗辯，可能會剝奪在先使用人契合時代發展趨勢特別是相關公眾情趣變化需要而改變商標圖案、文字、色彩、結構、書寫方法的利益，從而過分淡化商標在先使用抗辯的實際意義。[10]《商標法》第59條第3款規定的附加適當的區別標記的前提在于注冊商標與在先使用人繼續使用的商標已足以產生實際混淆的前提下，在不改變繼續使用的商標的標識的顯著特征的前提下附加其他具有識別功能的區別標志。附加區別標志的實質也是一種對商標標識的改變行為。由此，基于誠實信用原則和避免混淆原則，繼續使用的商標標識在注冊商標申請公告后，其對在先使用的商標標識的改動只能是在不改變顯著特征的情況下，與在先使用的商標標識相比，只能遠離注冊商標標識，而非靠近注冊商標標識。至于類別原則上不得改變，除非隨著形勢的發展，原先使用的商品已經逐漸消失、淘汰，而被新的類似商品所取代，則可以延續到替代的商品上繼續使用。例如原先在先使用人是在錄像機商品上使用有一定影響的未注冊商品，后來錄像播放機淘汰，被VCD\DVD播放機所取代，則可以在VCD\DVD播放機上繼續使用。
（二）地域范圍和生產規模
關于原有范圍是否限定原有的地域范圍和生產規模內，在學術界和實務界也很有爭議。在“蔣有記”商標侵權案中，法院認為南京夫子廟公司只能在貢院12號原址繼續使用“蔣有記”商標，且不能改變實際使用的標識和擴大經營區域和規模，亦應附加適當標識避免混淆。而對于其在升州路 30號的使用行為，因超出了原有的經營區域，不符合先用權抗辯的條件，構成侵害商標權行為。[11] 在“小肥羊”商標侵權及不正當競爭案中，法院也認為該標識只能由原使用人在原使用范圍內繼續使用，即只能由原使用人周易平在甘肅省蘭州市經營的商業實體“周一品小肥羊店”上繼續使用，而不得超出該使用范圍許可或轉讓給他人使用。[12] 李揚教授認為原使用范圍是指原使用的地域范圍，也可以稱為知名度或者信用所及地域范圍。[13] 杜穎教授認為原使用范圍可以參考1994年8月12日國家工商行政管理局發布的《國家工商行政管理局關于服務商標繼續使用問題的通知》的規定中的地域因素。[14] 祝建軍法官認為在目前電子商務和網購日益普及的情況下，限制商標在先使用人只能在原有的生產規模和銷售區域內使用，非常困難。[15] 王蓮峰教授認為參考1994年8月12日國家工商行政管理局發布的《國家工商行政管理局關于服務商標繼續使用問題的通知》，借鑒專利法中先用權限制的規定，商標先用人只能在原有生產規模和銷售區域內使用，但實踐中由于電子商務和網購的普及和發展，商品流通渠道通暢，很難對銷售的區域加以控制，需要進一步研究。[16] 芮松艷、陳錦川法官認為商標后續使用行為的規模不受在先使用規模的限制。[17] 在當今電子商務飛速發達的時代，商品流通已經跨越傳統的地理界限，商標地域性原則已經受到挑戰，所以限制地域范圍和生產規模已經毫無意義。即使如具有強烈地域性的服務商標，隨著移動互聯網APP和點評網站的發展，地域界限也逐漸淡化。此外，專利法有關專利先用權抗辯限定在原有生產規模內的規定在商標在先使用抗辯中并無借鑒意義，無法類推解釋。因為，專利法保護的是實施專利技術生產的專利產品，其價值在于產品本身。消費者選擇專利產品，是因為專利產品的使用價值高于非專利產品。所以，由于先用權人生產的產品與專利產品具有同樣的技術，蘊含相同的使用價值，生產規模的擴大直接沖擊了專利權人的利益，因此需要將專利先用權限制在原有的生產規模范圍內。而商標雖然有質量保障功能，但其價值主要來源于商譽，而非產品本身，具有相同技術、同樣使用價值的商品因為商標的不同，交換價值就相差極大。所以，消費者選擇不同商標商品的目的不單單在于獲取商品的使用價值，而是對商標商譽的信賴。對在先使用的有一定影響的未注冊商標予以保護的制度目的也在于保護該在先商標的商譽。并且，商譽的提升與生產規模也無多大關聯。所以，原使用范圍不能解釋為專利先用權中的原有生產規模和地域范圍，而是指原有的商標使用方式。例如未注冊商標所有人原先是以許可他人使用的方式而非本人自用的方式使用商標的，則注冊商標申請后，其仍有權許可他人使用該未注冊商標。否則，隨著時間的推移，申請日前發展的許可終止后，由于不能發展新許可，未注冊商標所有人只能自己使用商標，將會導致使用規?？s小，商譽受損，甚至商標消亡。而這并非商標法的真正目的。但如果在先使用人在注冊商標人使用商標前沒有以許可他人使用的方式使用未注冊商標，若商標注冊后，在先使用人再許可他人使用未注冊商標的，則屬于改變了原有的使用方式，被許可人的在先使用抗辯不能成立。
* 呂甲木，浙江海泰律師事務所管理合伙人，二級律師，寧波大學法學院兼職教授，浙江省寧波市鄞州區寧東路269號環球航運廣場29樓（315040），郵箱jarmoo@163.com，聯系電話13616575797。
[1]參見杜穎：《商標先使用權解讀——〈商標法〉第59條第3款的理解與適用》，載《中外法學》2014年第5期，第1367頁。
[2]參見芮松艷、陳錦川：《〈商標法〉第59條第3款的理解與適用——以啟航案為視角》，載《知識產權》2016年第6期，第32頁。
[3] 參見江蘇省高級人民法院（2016）蘇民終125號判決書。
[4]參見廣州市越秀區人民法院（2015）穗越法知民初字第822號判決書。
[5]參見李揚：《商標在先使用抗辯研究》，載《知識產權》2016年第10期，第12頁。
[6]參見杜穎：《商標先使用權解讀——〈商標法〉第59條第3款的理解與適用》，載《中外法學》2014年第5期，第1367頁。
[7]參見芮松艷、陳錦川：《〈商標法〉第59條第3款的理解與適用——以啟航案為視角》，載《知識產權》2016年第6期，第31頁。
[8]參見祝建軍：《商標先用權抗辯成立的條件》，載《人民司法·案例》2015年第14期，第72頁。
[9]參見王蓮峰：《商標先用權規則的法律適用——兼評新《商標法》第59條第3款》，載《法治研究》2014年第3期，第14頁。
[10]參見李揚：《商標在先使用抗辯研究》，載《知識產權》2016年第10期，第14頁。
[11]參見江蘇省高級人民法院(2013)蘇知民終字第37號判決書。
[12]參見廣東省高級人民法院(2014)粵高法民三終字第27號民事判決書。
[13]參見李揚：《商標在先使用抗辯研究》，載《知識產權》2016年第10期，第13頁。
[14]參見杜穎：《商標先使用權解讀——〈商標法〉第59條第3款的理解與適用》，載《中外法學》2014年第5期，第1364頁。
[15]參見祝建軍：《商標先用權抗辯成立的條件》，載《人民司法·案例》2015年第14期，第72頁。
[16]參見王蓮峰：《商標先用權規則的法律適用——兼評新《商標法》第59條第3款》，載《法治研究》2014年第3期，第14頁。
[17]參見芮松艷、陳錦川：《〈商標法〉第59條第3款的理解與適用——以啟航案為視角》，載《知識產權》2016年第6期，第31頁。